律師隨筆|企業如何在與員工的專利爭奪戰中留住專利技術:探索服務發明的認定

  • 來源:武漢鷹卓律師
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  • 發布時間:2021-10-21

對于企業來說,專利技術在其生存和發展的每一個環節中的巨大價值不言而喻,但很多企業對知識產權的保護卻重視不夠。根據專利法及其實施細則的規定,單位應當承擔專利構成職務發明創造的訴訟舉證責任。如果企業在專利研發過程中不保留相關證據,很容易導致其在與員工的專利爭奪戰中處于劣勢。

企業要留住服務發明,首先要了解什么是服務發明。在服務發明認定的基礎上,提出企業保留服務發明的建議。

根據 《專利法》 第六條,的規定,完成本單位的任務或者主要利用本單位的物質技術條件完成的發明創造,是職務發明創造。 《專利法實施細則》 第十二條進一步明確,執行本單位任務完成的職務發明創造是指:在自己的工作中取得的發明創造;執行本單位交辦的本職工作以外的任務而進行的發明創造;辭職、退休、調動后一年內所作的與本職工作或原單位分配任務有關的發明創造。單位的物質條件是指不對外公開的資金、設備、零部件、原材料或者技術資料。

基于上述法律法規,企業要證明某項專利技術屬于職務發明創造,需要證明該專利技術是由企業自己完成的任務或者主要是利用其物質技術條件完成的。他們有一個共同的前提,那就是企業和個人的關系。這一點主要通過雙方簽訂的勞動合同、企業為個人繳納社保的證明、離職證明來證明。需要注意的是,本文描述的單位不僅包括員工的下屬單位,還包括臨時工作單位。

(一)執行本單位的任務

要證明專利糾紛是由執行任務的單位完成的,我們可以從以下幾個方面進行舉證:

1、單位有專利研發的可能性和實際計劃的證明。能夠提供企業在工商登記注冊時的經營范圍、過往研發成果等證明。與爭議專利屬于同一領域,以及企業開發爭議專利的項目文件和決議等。只有當企業有了專利研發的計劃,個別人才才可能在企業承擔這項工作。

2.個人在完成本職工作、被分配本職工作以外的任務或者離職后一年內取得相關發明創造證書的。本人工作能提供公司章程、勞動合同約定的工作范圍或相關規章制度對具體崗位工作范圍的規定等材料證明;對于分配工作以外的任務,可以提供任命書、相關決議等材料證明。需要注意的是,員工應在上述材料上簽字確認,否則無法達到認證目的;離職后一年內,以離職手續載明的日期證明,并以上述工作及工作以外的任務證明相關性。需要注意的是,是離職后一年內做的,沒有申請。所以,即使是一年后離職后申請的專利,只要能證明是一年內做出的,也是服務發明。

(二)主要是利用本單位的物質技術條件

證明專利糾紛主要是利用單位的物質技術條件完成的,可以從以下幾個方面進行舉證:

1、單位具備完成專利訴訟的物質技術條件。能夠提供專利研發所需的材料、設備、零部件的購買和驗收證明,以及只有本單位人員甚至本單位R&D人員才能接觸到的技術資料等證據。

2.個人主要利用本單位的物質技術條件完成專利訴訟。記錄、文件等。能夠提供個人使用的相關材料和設備,并能夠證明個人獲取本單位相關技術資料的可能性。需要注意的是,爭議專利必須主要利用本單位的物質技術條件完成,才能視為職務發明創造。如果僅使用少量與爭議專利完成無關的條件,則不是主要利用。

服務發明雖然只需要證明上述兩項中的一項,但由于相關法律法規和司法實踐未能統一標準,且實際證據材料繁雜,企業需要提供盡可能多的證據,形成完整的證據鏈,才能打贏專利戰。